“通过仅针对所主张发明的客体适格性提供证词和客观证据,申请人可避免使实施性、书面描述、新颖性和非显而易见性问题与客体适格性问题相互纠缠的风险。”——美国专利商标局(USPTO)致申请人及从业者的备忘录。
USPTO于12月4日发布备忘录,旨在为审查员、申请人及从业者提供关于专利客体适格性声明(SMED)使用的补充指引,尤其针对人工智能和医疗诊断等领域的“应用技术”。该备忘录不改变现有程序,即刻生效。
当日发布的新闻稿强调,自上任首日起,USPTO局长约翰.斯奎尔斯(John Squires)始终致力于确保新兴技术不会因美国专利适格性法律的司法解释而受阻——这些解释已导致专利执行难度增加。斯奎尔斯就任第60任USPTO局长当天,便签发了其任期内的首批专利。这两项专利分别涉及分布式账本/加密技术和医疗诊断技术领域——这些领域在专利审查及司法程序中常面临更严格的专利适格性审查。
2025年8月,斯奎尔斯向2100、2600和3600技术中心发布了一份关于专利适格性的“提醒备忘录”,重点强调了专利适格性审查,特别是明确了驳回申请的适用情形。同年9月,由斯奎尔斯参与的复审委员会作出Ex parte Desjardins案(上诉号2024-000567,2025年9月26日)裁决。斯奎尔斯在10月向美国知识产权法协会(AIPLA)的发言中指出,该裁决进一步彰显了USPTO确保变革性技术保持可专利性的决心。“当技术重塑信息流动方式时,发明便由此而生。”斯奎尔斯在AIPLA会议上如是说。
此次发给审查员的备忘录阐明:审查员必须审阅申请人按规提交的SMED(即“申请人自愿提交证据以试图克服第101条驳回决定的现有选项”),同时重申了USPTO关于声明的规则政策,并通过四个实例向审查员展示申请人如何通过SMED提交证据以推翻审查员的初步无效判定。
示例涵盖涉及以下方面的Alice第二步分析:1)思维过程;2)计算机功能改进或其他技术领域改进;3)特定治疗或预防措施;4)实质性增益。备忘录同时提供了关于宣告与可专利性实践的培训资源。
第二份备忘录面向申请人及实务工作者,回顾了提交SMED的最佳实践及需规避的陷阱,例如将SMED与涉及其他法律领域的证词混为一谈。备忘录指出:“通过仅针对所主张发明的SMED提供证词和客观证据,申请人可避免使实施性、书面描述、新颖性及非显而易见性问题与客体适格性问题相互交织的风险。”备忘录强调SMED应作为独立文件提交,以确保清晰度,使申请人获得最大机会克服客体适格性驳回,同时避免审查员产生困惑。
USPTO新闻稿指出:“本指南旨在提高审查透明度,强化审查记录,并支持跨技术领域对客体适格性原则的一致性应用。”(编译自ipwatchdog.com)